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有客户咨询：碰到第三人向知识产权局以连续三年不使用为理由申请撤销商标，我们该如何应对？
《商标法》第48条，商标的使用性指具有商标用于商品交易文书等商业活动中用以识别商品来源的行为。
律师意见：
商标的使用是商标制度的重要内容，请贵司检查是否按照商标法相关要求对商标进行了使用。比如：在合同条款上写有商标名称图样等信息，同时在商品表面或包装上贴有商标；对带有商标的商品进行宣传的证明；同时还要提供真实销售全套证据及主体身份证明。《国家知识产权商标局关于提供商标使用证据的相关说明》对此有详细规定。
据此，请向知识产权局提供全套商标使用证据（如有）：1.商标许可协议双方许可协议、双方营业执照复印件加盖公章、许可费用发票、被许可方的产品实或者外包装照片、产品销售合同、销售发票。2.产品销售证据(产品上使用该商标图样)国内销售协议；账务往来、产品实样或者外包装照片、发票，如证据链有断裂，应当请求对方再出具证明文件盖公章，对方营业执照副本复印件并加盖公章，税务证明等。外销出口；海关报关单凭证、销售合同、付款凭证、发票、税单，与对方电子邮件中沟通关于商标图样或是图片, 邮件中或是关于样品的沟通过程，如是对方公司邮箱更可信, 最好进行公证。实体门店销售：周边商家出具证明并加盖公章（公司出具营业执照副本复印件加盖公章，内容要包含四要索：使用人、时间日期、使用注册商标、商品），照片（有门牌号和商标的店招）、 公司办公室的水电煤单子及权属证明的相关文件、公司的税单、票据（销售发票)、往来信封（含章戳）、公用事业单位出具证明(如街道派出所)、店招制作维护的发票和合同、公司入货入库单、内部记账单（销售记录)、收据等、门店出售商品的购买人出具购买证明(包含四要素)签字、发票并附上身份证复印件并签字。网络销售：如果是本商标持有人的销售, 需要提供第三方平台上的销售记录、协议(如果有)、营业执照、发票或是公司的销售页面。如果该商标本身无网络销售又没有其他使用证据, 可以调查电商平台上如淘宝上有其他店家在使用该商标, 可考虑与对方签订许可协议，并让对方提供之前的销售记录、协议、营业执照、发票、销售页面等。3.商标的广告宣传推广行为参加展会：有现场照片（有标示）与主办方的协议、付款凭证、发票、现场接到的订单、 当时为了参展准备的印刷品、海报等材料、现场照片、第三方媒体报道、会后冲印展会照片的发票等。广告宣传:如制作牌匾（有设计公司协议、发票、样稿）、印刷袋子（合同、发票、样稿）、 公用邮箱中电子邮件中是否有样稿或是图片等、公证、阿里巴巴等类似网站的推广页面（确认时间）、第三方媒体的广告页面、宣传报告等信息、协议、发票等。4. 产品生产产品生产方：要有牌子另外加标签，吊牌上要显示之前提到的四要素（使用人、时间日期、使用注册商标、商品）。产品加工方：与加工厂签订加工协议、出货单、营业执照副本复印件加盖公章收货单、发票、付款凭证。
请注意，以下情形不被视为商标法意义上的商标使用，请自查：（1）商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；（2）未在公开的商业领域使用；（3）仅作为赠品使用；（4）仅有转让或许可行为面没有实际使用；（5）仅以维持商标注册为目的的象征性使用。
《商标法》第49条 第二款，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。
《商标法实施条例》第67条，下列情形属于商标法第49条规定的正当理由
(一)不可抗力；
(二)政府政策性限制;
(三)破产清算；
(四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。
律师意见：
商标的使用性需要具备时间要件，同时也具有不计入。请贵司排查有无连续三年不使用的情况，以及是否有不可抗力等正当理由可排除在外的时间段。假如贵司至今已有三年满一个月未使用商标，其中含有不可抗力（如这两年的疫情）持续时间两个月，则该两月可排除，其余三年未满一月的时间尚不符合连续三年的时间要件，请抓紧时间使用。关于尚不符合连续三年不使用或正当理由，同样需要提供相关证据，如政府公文、通知或新闻。
如果贵司在多类商品注册了商标（包括防御商标），在有些商品使用而未在另一些商品使用，请贵司根据生产经营实际情况和需要安排，需要保留的就使用或继续使用，没必要保留的就不使用或继续使用。本次提供证明就可排除这些不需要保留商标的商品。
《国家知识产权商标局关于提供商标使用证据的相关说明》
一、商标使用在指定商品上的具体表现形式有：
1.采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；
2.商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；
3.商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；
4.商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；
5.其他符合法律规定的商标使用形式。
二、商标使用在指定服务上的具体表现形式有：
1.商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；
2.商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等；
3.商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；
4.商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；
5.其他符合法律规定的商标使用形式。
三、以下情形，不被视为《商标法》意义上的商标使用：
1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；
2.未在公开的商业领域使用；
3.仅作为赠品使用；
4.仅有转让或许可行为而没有实际使用；
5.仅以维持商标注册为目的的象征性使用。
四、仅提交下列证据，不视为《商标法》意义上的商标使用：
1.商品销售合同或提供服务的协议、合同；
2.书面证言；
3.难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；
4.实物与复制品。
五、有以下情形之一的，属于连续三年不使用的正当理由：
1.不可抗力；
2.政府政策性限制；
3.破产清算；
4.其他不可归责于商标注册人的正当事由。
六、当事人可以声明使用前案证据材料：
1、当事人于在先的撤三案件中，已经提交过使用证据，且相关使用证据能够证明本案中商标使用行为的，可不再重复提交。前案使用证据应在使用时间、使用的商品/服务、使用的商标标识三方面与本案一致或重合。
2、当事人需要使用前案使用证据的，应随《关于提供注册商标使用证据的通知》交回相关书面声明，说明前案（撤三案件）相关的申请号及商标注册号，以便审查员查阅。未予以说明或说明不清晰无法查阅的，视为本案未提交相关证据。
3、当事人在本案中提交了使用证据，同时声明使用前案使用证据材料的，如果前案证据材料与本案提供的证据材料有冲突或不一致的，审理时以本案证据材料为准。
作者：沈吉利 张俊佳 |
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发表于 2022-12-2 19:43:04