商标侵权成立，但权利人不配享有赔偿？

牧源膳品

前段时间适逢世界知识产权日（4月26日），最高人民法院和地方各级法院、知识产权局均发布了多批的知识产权典型案例。Gigi参与办理的一个案件有幸入选“2021年度深圳律师承办商标权十大典型案例”。对法院典型案例，Gigi通常已阅收藏，留作办案参考。今天看到一个案例，Gigi表示“da为震撼”，决定做一个可能翻车的典型案例分享。
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可能翻车第一案：安之酸五贝子商标侵权案

核心问题：在商标独占许可期间，商标权利人是否仅能享有商标独占许可使用费，不能享有侵权赔偿？
（可能翻车的）二审裁判要旨：侵害商标专用权案件中，在案涉商标已经独占许可给案外人的情况下，商标权人仍享有原告诉讼主体资格，但其就案涉商标所享有的经济性利益已经通过收取许可费的方式实现，不享有除收取许可使用费之外的其他经济利益，侵权行为亦不会对商标权人造成损失，故商标权人在此情形之下无权主张损害赔偿。
本案入选为典型案例的推荐意见：本案确立了在知识产权侵权诉讼中，遵循“全面赔偿原则”的特殊意义。在知识产权侵权诉讼中，由于“法定赔偿”制度的存在，司法实践对于“权利人没有实际损失”和“权利人实际损失难以查清”容易发生混淆，进而导致法定赔偿的泛化适用。本案明确了侵权人承担损害赔偿责任应以受害人存在实际损失为前提，对于知识产权司法实践具有参考意义。2018年4月，本案入选最高人民法院公布的“2017中国法院50件典型知识产权案例”“2017年安徽法院知识产权司法保护典型案例”“安徽法院知识产权案件年度报告（2017）”。
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Gigi是在最高人民法院审判管理办公室编写的《全国法院百篇优秀裁判文书》中翻阅到本案二审判决书，大为震撼：难道在商标独占许可期间，商标权利人仅能享有商标独占许可费，不能享有侵权损害赔偿？

在Gigi看来，本案二审判决所持观点在司法实践和学术界都极为少见，给Gigi带来极强的冲击感，几乎颠覆Gigi对《商标法》第六十三条有关侵权赔偿计算方式的理解。Gigi冷静一想，发现有哪里不对。

本案二审判决有没有可能错误适用了《商标法》第六十三条？按照二审判决的观点，法院会不会陷入司法裁判困局？拔高一点想，本案二审判决明显无法实现司法打击商标侵权的社会效果，为什么能够入选为典型案例？

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冷静下来的Gigi想到了以下三点理由，认为本案二审判决很可能翻车。
第一，根据《商标权法》（无论是本案适用的2013年版还是2019年修订版本）第六十三条规定，侵害商标专用权的赔偿数额，优先按照权利人实际损失、侵权人侵权获利计算；权利人实际损失、侵权人侵权获利难以确定的，参照商标许可费的倍数合理确定。司法解释还规定，法院可以根据商标权利人选择的计算方式计算侵权赔偿额。

可见，立法及司法解释均未限制商标权利人在商标独占许可情形中向侵权人主张侵权赔偿。“法无禁止则自由”是法律适用的基本原则之一。而且，根据司法解释规定，只有在行政管理部门对同一侵权行为作出了行政处罚的情况下，法院才能不再予以民事制裁。本案判决明显错误适用《商标法》第六十三条的规定。
第二，根据法律规定，商标独占许可使用人对在许可期间发生的商标侵权行为，可以以自己名义直接起诉侵权人并且请求赔偿。

那么，此时假若商标独占许可使用人的实际损失难以确定，而侵权人的侵权获利大于商标许可费的话，商标独占许可使用人是否仅能获得不超过商标许可费的侵权赔偿额？超出部分，是否必须由商标权利人起诉才能获得？

这是否意味着，商标独占许可使用人与商标权利人共同起诉索赔，又或者说，二者必须出具书面文件证明双方关于侵权赔偿的处理方案，才能够全面了结纠纷？这是否变相限制了商标独占许可使用人、商标权利人的维权权利与索赔空间？本案判决所持观点无疑会导致司法裁判困境。
第三，从《商标法》立法宗旨来看，《商标法》是为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量。《商标法》所设立的商标许可制度是为了督促商标权利人、被许可人加强对商标的管理，同时鼓励生产、经营者积极获得商标许可后再使用商标。倘若商标被独占许可后，商标权利人无权主张侵权赔偿的，谈何商标保护？谈何商标许可管理？又如何有效打击商标侵权？
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Gigi抱着怀疑的态度在网上检索了本案，发现在本案入选为经典案例后，最高人民法院裁定提审本案！而且，最高人民法院在再审审查与审判监督民事裁定书中明确指出，认为本案原判决适用法律确有错误，因此提审。也就是说，本案翻车可能性极大，最高人民法院很可能改判、撤销或者变更原二审判决。

文章首次发表在微信公众号“Gigi讲知产”，发表日期2022-05-18

<hr/>*声明：文章内容仅为本人对所涉话题的分析探讨，不视为正式法律意见。欢迎交流指正。转载请联系作者获得授权，个人学习引用则请注明出处、作者、原文标题。

裁判过程：最高人民法院（2018）最高法民申5823号民事裁定书，安徽省高级人民法院（2017）皖民终525号民事判决书，安徽省合肥市中级人民法院（2016）皖01民初57号民事判决书
参考阅读：最高人民法院审判管理办公室编：《全国法院百篇优秀裁判文书：附裁判要旨和推荐意见》，法律出版社，2019年7月第1版，第1074页-1082页
相关法律依据：
《中华人民共和国商标法》（2019修订）（自2019年11月1日施行）
第一条 为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。
第四十三条 商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。
第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。
人民法院审理商标纠纷案件，应权利人请求，对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，责令销毁；对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁，且不予补偿；或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿。假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）（自2021年1月1日施行）
第三条 商标法第四十三条规定的商标使用许可包括以下三类：
（一）独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；
（二）排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；
（三）普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
第四条 商标法第六十条第一款规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。
在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。
人民法院依据商标法第六十三条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。
第二十一条 人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法典第一百七十九条 、商标法第六十条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和主要用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照商标法第六十条第二款的有关规定确定。行政管理部门对同一侵犯注册商标专用权行为已经给予行政处罚的，人民法院不再予以民事制裁。